Requisitos de registrabilidad de marca: no todo es registrable

Como sabemos, las marcas están constituidas por signos distintivos que identifican productos o servicios en el mercado. Estos signos pueden ser palabras, letras, números, símbolos, colores, imágenes, e incluso signos tridimensionales como formas y envases, hologramas o sonidos.

Para poder registrar nuestra marca es importante atender a los requisitos de registrabilidad a los que se someten. Deben cumplir con un principio básico y fundamental: la marca debe ser distintiva y susceptible de representación.

Distintiva: la marca debe ser única y servir para diferenciar los productos o servicios de los de otras empresas. No puede ser genérica o descriptiva de lo que se vende.
Susceptible de representación: la marca debe poder expresarse de manera clara y precisa (como con palabras, imágenes o sonidos).

Cuando escogemos finalmente nuestra denominación de marca, nos preguntamos si podrá ser registrable tal y como la hemos imaginado. Así, nos dirigimos a descifrar cuáles son esos requisitos, para saber si nuestra marca es apta para el registro en la Oficina correspondiente:

Requisitos de registrabilidad

Los requisitos de registrabilidad de marca se dividen en dos grandes grupos: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Las absolutas se refieren a las restricciones sobre los propios signos que componen la marca. Las relativas analizan si la marca que se quiere registrar entra en conflicto con los derechos de otras personas o empresas.

Prohibiciones absolutas

Estas prohibiciones son criterios esenciales que aseguran que las marcas cumplan su función. La marca debe ser distintiva, válida, clara y apropiada para el registro, y no otorgar ventajas injustas o confundir al consumidor. Las cuestiones que se encuentran dentro de las prohibiciones absolutas impiden el registro de la marca que no cumpla con estos preceptos. Entre ellas, se encuentran obligaciones respecto de las marcas, recogidas en los artículos 4 y 5 de la Ley de Marcas, tales como:

La marca no podrá ser registrada cuando no distinga su objeto de forma clara y precisa. Debe permitir que las autoridades competentes o el público en general determinen cuál es su objeto o finalidad para poder ofrecer la protección necesaria.
La marca debe poseer carácter distintivo. Si, por el contrario, carece de carácter distintivo, se considerará genérica, descriptiva o comúnmente utilizada en el mercado, por lo cual no podrá ser registrada. Por ejemplo: la denominación «Café», o «Cafetería».
La marca no debe referirse a un uso que se ha convertido en común. Por ejemplo: «Aspirina».
La marca no debe poseer descriptividad, no debe consistir exclusivamente en características del producto o servicio, como tipo, calidad, cantidad, finalidad, valor u origen. Por ejemplo: «Manzanas» para designar la especie directamente de un producto, o «Premium» para designar la calidad de un producto.
La marca no debe ser contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo: «Películas Pirata» para un servicio de streaming de películas. Promueve la distribución no autorizada de contenido, va en contra de la ley.
La marca no debe resultar engañosa. No puede consistir en signos que puedan inducir al error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto o servicio. Por ejemplo: «Delicia de Chocolate Suizo» para un chocolate fabricado en México.
La marca no debe consistir en signos que incluyan emblemas, banderas y otros símbolos oficiales o emblemas de organizaciones internacionales reconocidas. A menos que cuente con la debida autorización. Por ejemplo: «Gimnasio de Oro Olímpico» con los anillos olímpicos.

Si hablamos específicamente de marcas figurativas o mixtas, la imagen de representación figurativa:

No debe infringir derechos de autor.
No debe ser idéntica a la de marcas previamente existentes.
No debe ser diferente a la denominación de la marca cuando se trate de marcas mixtas. Deben ser coincidentes.

Prohibiciones relativas

Una solicitud de registro de marca puede ser rechazada debido a la existencia de derechos previos de terceros. Las prohibiciones relativas se basan en la relación con marcas ya existentes en el mercado. Se aplican para evitar conflictos entre marcas y proteger los derechos adquiridos por otros titulares con anterioridad. Entre ellas, nos encontramos las siguientes cuestiones recogidas en el artículo 6 de la Ley de Marcas:

Búsqueda de anterioridades idénticas, para descubrir si una marca solicitada resulta idéntica a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o similares.
Búsqueda de anterioridades similares, para descubrir si una marca solicitada resulta similar a una marca anterior que designa productos o servicios idénticos o similares.
Búsqueda de existencia de marca registrada con prioridad, para descubrir si existe una marca registrada con prioridad a la marca solicitada.
Búsqueda de existencia de solicitud de marca previamente presentada.
Búsqueda de existencia de marca notoria. Las marcas notorias o renombradas son una excepción a la hora de la posibilidad de registro. Tienen una protección más amplia. Por ejemplo: «Nike» o «Coca-Cola». Esto es así para evitar el aprovechamiento injusto de la reputación de la marca notoria o que se diluya su distintividad.

Cuando existen similitudes o identidades respecto de marcas anteriormente registradas, pueden darse cuatro situaciones. Ya las comentamos en una publicación anterior sobre las Clases de Niza. Se trata de una clasificación que agrupa las marcas y las diferencia según los tipos de productos o servicios que ofrecen. Así, tras analizar las prohibiciones absolutas, nos dirigimos a las relativas para saber si la marca entra en conflicto con otra de su misma clase.

Finalidad de cumplimiento de los requisitos de registrabilidad

Resulta de suma importancia elegir bien los usos dentro de la Clasificación de Niza. Identificar exactamente cuáles son los productos o servicios que comporta tu marca determinará si podrá ser registrable incluso aunque coincida con otra marca anterior. Gracias a la Clasificación, podría no colisionar con la misma. Aunque no podemos olvidar que siempre será objeto de decisión final de la Oficina correspondiente.

Veamos un ejemplo de búsqueda de anterioridades idénticas que designan productos o servicios diferentes. Trataremos de registrar una marca con la denominación «Black Flamingo» para la Clase 25 – «Productos de Prendas de Vestir». Podría darse el caso de que exista una marca ya registrada denominada también «Black Flamingo». Pero si su protección estuviera dentro de la Clasificación de Niza para la Clase 41 – «Servicios de Educación», podríamos llegar a realizar el efectivo registro con la misma denominación. Es posible ya que estamos hablando de diferentes productos o servicios.

Aunque existe una excepción: las marcas notorias como «Coca-Cola». Como ya hemos mencionado, se considera que estaríamos ante la pretensión de aprovechamiento de la reputación ajena de la marca renombrada. Además, podría ocasionar riesgo de confusión con marca anterior. Es por eso que estas marcas obtienen una protección más amplia. La Oficina de marcas correspondiente podría admitir la solicitud de registro.

Veamos el mismo ejemplo pero en un caso de búsqueda de anterioridades similares que designan productos o servicios idénticos. Queremos registrar nuestra marca «Black Flamingo» para la Clase 25. Pero existe una marca previamente registrada que se denomina «The Black Flamingos», también para la Clase 25. Estaríamos ante un caso de similitud de marca que designa los mismos productos o servicios. Podría ocasionar confusión en el público y riesgo de asociación con marca anterior.

Las marcas fonéticamente, visualmente o conceptualmente similares a otras pueden rechazarse si se usan para productos o servicios idénticos o relacionados. Así se evita confundir a los consumidores sobre su origen. En estos casos, la Oficina de marcas correspondiente podría denegar la solicitud de registro.

La búsqueda de marcas anteriores, que corresponde a las prohibiciones relativas, nos explica por qué es importante cumplir con los requisitos básicos de una marca. La distintividad es lo que ofrece protección frente a similitudes o coincidencias. También es clave saber diferenciar y clasificar bien los productos y servicios de nuestra marca, ya que de esto dependerá que el registro sea aceptado.

La denominación (el nombre) o la representación de la marca deben cumplir con los requisitos para poder registrarse. El análisis de las prohibiciones absolutas y relativas asegura que la marca proteja y distinga los productos o servicios de una empresa frente a los de otras en el mercado.

Conclusión

En definitiva, cumplir con estos requisitos de registrabilidad es esencial para garantizar que una marca pueda ser registrada y disfrutar de protección legal. Es importante a la hora de elegir una denominación o logotipo que cumpla con estos preceptos, pues se otorgará un derecho exclusivo a su titular respecto de la marca en cuestión, impidiendo a terceros usos no debidos. Esto se debe a que el proceso de registro asegura que la marca sea distintiva, no infrinja derechos de terceros y tenga un uso legítimo en el mercado.

Recuerda que a la hora de solicitar nuestra marca debemos atender a las siguientes cuestiones:

Los requisitos que debe cumplir una marca.
Las prohibiciones absolutas respecto del signo distintivo.
El uso destinado a diferenciar los productos o servicios que designen nuestra marca para clasificarlos debidamente dentro de la Clasificación de Niza.
Las prohibiciones relativas respecto de anterioridades de registro de marca.